一、案情简介和判决

１．案情简介

“拍客”系指互联网时代下，利用各类相机、手机或ＤＶ摄像机等数码设备拍摄的图像或视频，通过计算机编辑处理后，上传网络并分享、传播影像的人群。“拍客无处不在”“谁都能做拍客”，拍客逐渐成为一种非常流行普及的文化现象。

刘铭律师作为新浪公司的代理律师代理案件，以“新浪拍客为合理使用”“新浪拍客不构成商标混淆”等作为主要抗辩理由。案件审理历时近三年，经过一审、二审和再审，最终新浪公司取得全部胜诉。

因案件在“商标合理使用”中的典型性，被《知识产权报》等多家媒体报道，并评为海淀法院“知识产权审判二十年涉互联网经典案例”。

２．判决结果

本案一审法院在判决中支持了被告代理人“商标合理使用”的抗辩理由。

首先，肯定了“拍客”一词已构成“通用词汇”：

类似“Ｘ客”的称呼由来已久，如“门客”“说客”等，可见汉字中“客”前冠以一定的词语来指称一类人的习惯古已有之。进入互联网时代以来，伴随网络技术的发展，网络传输和存储技术不断增强，互联网应用日益增多，网民的参与意识逐渐增强，催生了一批“Ｘ客”新称呼，如“黑客”“博客”“播客”“威客”“极客”“醒客”等新兴语言不断出现，“Ｘ客”的组词方式逐渐成为网络热门新词产生方式，专门用以指称与互联网技术或应用紧密相关的一类人。“拍客”一词正是在此环境下应运而生的，用以指称用具有拍照功能的设备，以图片的形式随时随地记录生活内容并上传至网络空间与他人进行交流和分享的人。百度百科对“拍客”词条的解释为互联网时代下，利用各类相机、手机或ＤＶ摄像机等数码设备拍摄的图像或视频，通过计算机编辑处理后，上传网络并分享、传播影像的人群。“拍客”逐渐成为一种社会文化现象，并通过各大网站的使用和传播形成了一定的知名度，被告新浪公司提交的证据显示，多家网站将“拍客”作为网站的频道或者服务名称使用，也有专家学者对“拍客”一词进行了专门的阐释，并著述如何成为一名拍客。可见，“拍客”一词在使用中已经具有了社会公众普遍接纳的通用含义，应属于现阶段公有领域中具有特定含义的词语。［１］

另一方面，法院认为本案涉诉的“拍客”文字商标也存在“淡化”从而丧失显著性的可能：

虽然“拍客”一词于注册之时可能具有一定的显著性，但并非二原告独创的词语，而是网民智慧的结晶。二原告未提交证据证明其经过其商标性使用使得“拍客”一词具有更高的显著性、可识别性，为公众所熟知，具有了区别于其原来含义的商品或服务来源的第二含义。相反，因为网民的普遍使用使得该词语在描述一定内容时具有了通用的含义而使商标的显著性明显减弱，也使得该商标与商标权人所谓特定商品或者服务之间的联系日益模糊化。商标的本质是符号，而符号有时具有指代人群、产品、功能等作用。本案中“拍客”一词经过市场相关公众广泛使用，已经成为通用词汇，指称一类人或一类技术工具，二原告虽在２００７年经申请取得涉案商标，但其怠于使用及主张该商标权利，并由于大众对该词汇的使用使其成为具有特定人群指向性的特殊词而进入公有领域之中，致使“拍客”一词逐步淡化，成为通用词汇，其指示商品或服务来源的功能降低，故商标权人对该商标的使用应当受到一定的限制，不能禁止他人对该词语正当的合理使用。［２］

上诉审程序中，北京市知识产权法院基本坚持了系争商标是通用词汇的认定，并印证了前述《商标法》５９条１款的“门槛作用”：

鉴于商标法规制的侵权行为系商标使用行为，在被上诉人新浪公司的使用行为不属于商标性使用的情况下，对于第三个焦点问题是否构成商标侵权则无进一步探讨的必要。上诉人李某某、韩某某关于一审法院并未对系争商标是否构成相同、近似进行实质审查，属于事实认定不清，适用法律错误的上诉理由没有依据，本院不予支持。［３］

另一方面，二审法院则推翻一审判决的“淡化”认定——“无论从法定还是约定俗成的角度来看，‘拍客’一词均不能被认定在计算机软件产品（手机客服端）上已成为通用名称”，但亦提供了适用　“商标淡化合理抗辩”所应满足的条件，具有很高的操作参考价值：

关于“拍客”一词是否构成涉案计算机软件产品（手机客服端）的通用名称的问题，本院认为，人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗称的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，可以认定为通用名称。［４］

二、“商标合理使用”之分析

因案件在“商标合理使用”抗辩中具有较强的理论性和争议，并有典型性。笔者基于对该案件代理对此作科简要梳理探析。

“合理使用”（Ｆａｉｒ　Ｕｓｅ）是一个舶来词汇，作为一个特定的法律概念，其最早诞生于美国著作权领域的司法实践。该原则可以理解为，法律允许有限地使用他人享有著作权的作品，而不必以权利人的许可为前提。“合理使用”原则，旨在保护著作权人利益的同时，亦使广大社会公众得以有效、自由使用智力成果，即在前述的利益冲突中寻求平衡。如《中华人民共和国著作权法》２３、２４条即规定了大量“可以不经著作权人许可，不向其支付报酬”而使用作品的情况，但同时亦“应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利”。

与成为各国通行法律制度的“著作权合理使用”相比，“商标合理使用”则并非一个较为成熟的概念，这也是由“商标”这一概念本身所决定的。

根据世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》（ＴＲＩＰＳ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）的定义，“商标”是“任何能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标记或标记组合”，而“标记”一般指“文字（包括人名）字母、数字、图形要素、色彩的组合，以及上述内容的任何组合”。故一般意义上的“商标”是一种可视化的标志，其作用则是指代特定的商品或服务，通过不断在市场中使用以形成二者间的固定联系，并最终影响消费者的消费心理。［５］

对享有商标权的商事主体而言，商标是作为“工具”存在的：其符号本身并未蕴含重大商业价值（符号的美学价值不在本文探讨之内），而符号所代表的商品品质、信誉保证等与其他同类商品的差异化信息，即“商誉”才是商标的价值源泉。商事主体保护自身商标，实际目的即在于保护自身商誉。正如学者所言，“（商标）本身不是其财产价值的源泉，它的价值，来源于所标记的商品或服务，来源于它所标记的工商业主体的商业信誉”。［６］

正是由于商标的价值单纯源于商誉，即某一符号必须与商誉结合才可称为学理意义上的“商标”，故学界亦有观点认为“商标合理使用”实际上是一个假命题：由于商事领域中的“商誉”是无法基于公共利益而让渡的，故“所谓的商标合理使用，是指对一些和商标相同的符号的正当使用”。［７］实际上，目前学界对“商标合理使用”的通说与前述观点并无本质性分歧，同样是针对商标的符号展开讨论的。具体而言，“商标合理使用”理论所涵盖的范畴可以分为三类：

１．叙述性使用

由于日常社会生活中的常用词汇是有限的，商标中包含通用词汇的现象非常普遍，商家应当充分享有对自身商品进行描述的自由，包括“对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、形状或者生产者的名称或姓名及其他特点予以说明，从而使消费者明了商品的特性、使用方法等”。［８］而《ＴＲＩＰＳ协议》第１７条亦规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法利益。”

２．驰名商标淡化合理使用

驰名商标淡化合理使用又被称为“文化意义上的使用”，即商标权人的驰名商标淡化为商品的通用名称，从而丧失显著性。社会公众“仅在‘通用名称’意义上使用该标志，就不是使用商标（因为没有利用该商标的所指——商誉），更谈不上侵犯商标权”。［９］如强生公司的商标“Ｂａｎｄ－Ａｉｄ”、拜耳公司的商标“Ａｓｐｉｒｉｎ”、联合利华公司的“Ｖａｓｅｌｉｎｅ”等商标在美国就存在大量的淡化合理使用现象。

３．指示性合理使用

指示性使用是指“在自己的商品或服务上或广告宣传中使用他人的商标以指示该他人的商品”。［１０］该原则源自美国１９９２年Ｎｅｗ　Ｋｉｄｓ案，做出该案终审判决的联邦第九巡回法院认为，构成“指示性合理使用”需满足三个要件：“ａ．如果不使用原告的商标，其商品或服务将无法被指称；ｂ．这种指称是合理且必要的；ｃ．使用者不能暗示与商标权人之间存在赞助、许可或合作关系”。［１１］

简言之，“商标合理使用”并非是未经允许使用他人商标的侵权豁免；而实际上是以反向列举的方式，明示不构成“商标使用”的特定情况，从而在根本上不构成商标侵权。

现行《中华人民共和国商标法》中“商标合理使用”的范围涵盖了“描述性使用”，即５９条１款：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”同时，“驰名商标淡化合理使用”在本条中也存在抗辩成立的可能。

值得注意的是，虽然目前“指示性合理使用”在我国缺乏成文法基础，但个别案件的审理实际上已采用了这一原则。如北京市海淀区私立新东方学校与（美国）教育考试服务中心侵犯著作权和商标专用权纠纷一案，北京市高级人民法院在（２００３）京高民终字第１３９３号判决中即做出了此类认定：

本案中，虽然ＥＴＳ在出版物、录音磁带上合法注册了ＴＯＥＦＬ商标，新东方学校在“ＴＯＥＦＬ系列教材”、“ＴＯＥＦＬ听力磁带”上突出使用了“ＴＯＥＦＬ”字样，但新东方学校对“ＴＯＥＦＬ”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是为了说明和强调出版物的内容与ＴＯＥＦＬ考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。一审判决认定新东方学校的相关行为侵犯了ＥＴＳ的商标专用权应属不当，本院予以纠正。

但就实务领域而言，大量商标侵权纠纷可能仅是对商标的“描述性使用”而引起的，侵权抗辩并不需要对争议事实进行“混淆可能”的法律认定。在“混淆”认定具有高度弹性且须投入较大诉讼成本的前提下，应充分发挥商标法５９条１款“描述性合理使用”的门槛作用，从而识别明显不构成侵权的争议事实。

参考文献：

［１］参见（２０１４）京海民初字第１４７１５号判决。

［２］李亮：《商标侵权认定》，中国检察出版社２００９年版，第１５２－１５３页。

［３］参见（２０１５）京知民终字第００１１４号判决。

［４］魏森：《商标侵权认定标准研究》，中国社会科学出版社２００８年版，２９６页。

［５］参见彭学龙：《商标法的符号学分析》，法律出版社２００７年版，第１１１－１１３页。

［６］刘春田主编：《知识产权法》，高等教育出版社、北京大学出版社２００７年版，第１５页。

［７］李琛：《论知识产权法的体系化》，北京大学出版社２００５年版，第７６页。

［８］李亮：《商标侵权认定》，中国检察出版社２００９年版，第１５２－１５３页。

［９］熊文聪：＂商标合理使用：一个概念的检讨与澄清－－以美国法的变迁为线索＂，《法学家》２０１３年第５期，第１５５页。

［１０］魏森：《商标侵权认定标准研究》，中国社会科学出版社２００８年版，２９６页。

［１１］同注５。

【责任编辑 刘耀堂】